TENSIONES DEL DERECHO MARCARIO EN LA ERA DIGITAL: EL CASO DE LAS METABIRKINS

Por: Mariana Naranjo Viloria^[1]

El carácter globalizado de un entorno virtual desafía el prestigio que otorga una marca de lujo^[4]. Esta tensión se materializó en 2022, cuando la casa francesa Hermès International y Hermès of Paris, Inc., (en adelante, “Hermès” colectivamente) demandó al artista digital Mason Rothschild por infracción marcaria, dilución y ciberocupación, por la comercialización de Tokens No Fungibles (en adelante, “NFT”) que representaban el famoso bolso Birkin, emblemático de la marca.^[5] Esta controversia suscitó la pregunta de si las herramientas que otorga el derecho marcario son suficientes para salvaguardar activos en un entorno virtual, descentralizado y global, como el metaverso. El presente texto sostiene que, si bien los instrumentos tradicionales de protección marcaria son jurídicamente aplicables al metaverso, su efectividad se ve condicionada a circunstancias excepcionales que no pueden garantizarse en todos los escenarios virtuales.

1. La marca frente al entorno virtual 

1. La protección de las marcas en el mundo físico: ¿cuáles son las herramientas que tenemos? 

La protección de las marcas en el mundo descansa sobre dos pilares fundamentales, el registro y los principios propios del derecho marcario.^[6] Por un lado, el registro confiere derechos exclusivos dentro de un territorio para los bienes y servicios que se delimiten en la solicitud.^[7] En ese sentido, va de la mano con la clasificación de Niza, que es un sistema que organiza los productos y servicios en 45 clases de bienes y servicios,^[8] para que quien registre una marca delimite sobre que clases quiere la protección. 

Por su parte, entre los principios rectores del derecho marcario se encuentran el de territorialidad, que garantiza que el registro concedido en un país se proteja dentro de ese territorio, y el de especialidad, que asegura que la protección de la marca se extienda a los productos y servicios para los cuales fue registrada, o en su defecto, con respecto a los que exista riesgo de confusión para el consumidor.^[9] La excepción a este último son las marcas renombradas, cuya protección se extiende más allá de las clases de productos o servicios para las que fueron registradas, frente a cualquier uso que se aproveche de su prestigio, independientemente de si sus bienes se asemejan o no. 

La mayoría de los países cuentan con estos instrumentos. No obstante, la controversia surge cuando se tienen que proteger marcas en contextos en los que no se cuenta con delimitaciones territoriales que hagan clara la aplicación de estos mecanismos. En el caso concreto, un bolso Birkin pertenece a la clase 18 de la Clasificación de Niza; pero, cuando se trata de un NFT que lo representa digitalmente, es pertinente preguntarse, si podría pertenecer a la misma clase. Este interrogante obligó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a emitir directrices en 2022,^[10] y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a actualizar sus criterios en 2023. Lo anterior resultó en la incorporación de los bienes virtuales descargables a la clase 9 de la clasificación de Niza.^[11]

Adicionalmente, el metaverso es de naturaleza descentralizada, lo que significa que no existe un territorio. Las plataformas como Decentraland, The Sandbox, Roblox, Fortnite y el proyecto Horizon Worlds de Meta operan desde servidores distribuidos globalmente, con usuarios de todo el mundo que realizan operaciones transfronterizas.^[12] Lo que dificulta determinar bajo qué ley y ante qué tribunal deberían juzgarse las infracciones en este entorno. Sobre estas preocupaciones reposa el desarrollo del litigio entre Hermès y Rothschild.

• La prueba de Rogers vs. Grimaldi y la protección de las marcas en obras artísticas.

Rogers vs. Grimaldi es un fallo de 1989 del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. En este caso, la actriz y bailarina Ginger Rogers demandó a los productores de la película “Ginger y Fred”, alegando que el uso de su nombre en el título infringía su marca bajo la Ley Lanham (o Ley de Marcas comerciales)^[13]. El tribunal rechazó la demanda y estableció una regla importante, esto es que, cuando una marca o nombre protegido se usa en una obra artística, la Ley Lanham no se aplica si se cumplen dos condiciones simultaneas: que el uso tenga relevancia artística, incluso mínima, para la obra; y que el uso no induzca explícitamente a error al consumidor sobre el origen o el contenido de la obra.^[14] Esta prueba busca equilibrar la tensión entre la protección de los titulares de marcas protegidas y la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Lo cual es de vital importancia para el caso, pues fue el argumento que invocó Rothschild frente a Hermès. 

• El estándar general de la prueba de Gruner + Jahr 

La prueba de Rogers vs. Grimaldi se aplica entonces cuando la obra es artísticamente relevante y cuando su uso no induce al consumidor en error.^[15] Por su parte, la prueba de Gruner + Jahr, estudia los momentos en los que se protege una marca con base en la posibilidad de confusión que puede haber entre una marca y otra^[16], ello tiene en cuenta los denominados factores polaroid, entre los que se encuentran la fortaleza de la marca, el grado de similitud entre los signos, la proximidad de los productos y la sofisticación del consumidor, entre otros.^[17]

Ambas pruebas no son excluyentes. La prueba de Rogers vs. Grimaldi es una excepción a la aplicación ordinaria de la Ley Lanham. Pero, cuando esa excepción no aplica, se regresa al análisis estándar de infracción marcaria que trae la prueba de Gruner + Jahr. Por eso, frente al argumento de Rothschild, quien alegaba que sus diseños merecían una protección adicional por gozar de un carácter artístico, Hermès alegó la posibilidad de confusión entre las marcas y solicitó que se aplicara la regla general de Gruner + Jahr.

1. El caso de las metabirkins 

En 2021, Mason Rothschild comenzó a diseñar y distribuir a través de la plataforma Opensea, una colección de NFT que representaba el bolso Birkin de Hermès cubierto en diferentes tipos de piel, creaciones a las cuales denominó Metabirkins.^[18] En el mismo año, Hermès allegó una carta de cese y desistimiento al artista y a la plataforma, con el fin de retirar los productos del mercado. Opensea quitó las Metabirkins de su plataforma, por su parte, Rothschild comenzó a distribuir los NFT a través de otra plataforma denominada Rarible.^[19]

Por lo anterior, en enero de 2022, la casa francesa demandó a Rothschild por infracción marcaria, dilución y ciberocupación. En este punto es pertinente indicar que Hermès tiene múltiples registros marcarios nominativos y mixtos ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, entre los cuales se encuentra la marca mixta Birkin y el registro 3D del bolso Birkin.^[20] Esto llevó a la Corte a preguntarse en primer lugar, si las imágenes digitales del bolso representadas a través de esos NFT realizadas y distribuidas por Rothschild bajo el nombre de Metabirkins debían ser evaluadas bajo la regla de la prueba de Rogers vs. Grimaldi, que protege los trabajos artísticos, o bajo la prueba de infracción marcaria de Gruner + Jahr. Y, segundo, si, según la prueba que se aplique, las imágenes NFT de Metabirkins o los productos relacionados infringían la patente o diluían las marcas registradas de Hermès relativas a su bolso Birkin.^[21]

En febrero de 2023, un jurado federal de Nueva York determinó que Rothschild era culpable de infringir los derechos marcarios de Hermès y de ciberocupación.^[22] Para llegar a dicha conclusión el tribunal reconoció que los NFT comercializados por Rothschild podían constituir una forma de expresión artística y que el uso comercial de la denominación Metabirkins —ya fuera para promocionar los NFT en redes sociales, identificar su sitio web o vender los activos digitales con ánimo de lucro— no eliminaba por sí solo esa naturaleza expresiva.^[23] .No obstante, la aplicación de la prueba de Rogers vs. Grimaldi no implicó acoger el argumento de Rothschild. El tribunal se basó en las palabras del artista quien en previa ocasión, públicamente dijo que lo que buscaba era “hacer un tributo al bolso más famoso de Hermes, el Birkin”^[24], con ello, el tribunal estableció que su ánimo iba más allá de comercializar una obra artística representativa del bolso, sino que realmente pretendía recrear digitalmente el mismo fenómeno de exclusividad y deseo que caracterizaba al bolso Birkin.^[25]

Meses después, en junio de 2023, el Juez Rakoff ratificó la decisión del jurado, y emitió una orden permanente que impedía a Rotschild promocionar y lucrarse con los Metabirkins.^[26] No obstante, en noviembre de 2023 Rothschild apeló la decisión, argumentó, entre otras cosas, que la decisión del jurado había sido contraria a la prueba de Rogers vs. Grimaldi, y que las leyes de protección marcaria vigentes en ese momento no aplicaban a bienes intangibles como los NFT, con lo cual, la infracción marcaria que Hermès alegaba carecía de sustento legal. No obstante, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito señaló que existían indicios de que Rothschild intentó beneficiarse de la reputación de Hermès.^[27]

1. Conclusiones

En conclusión, el caso de las Metabirkins demostró que los instrumentos de protección del derecho marcario pueden ser aplicables dentro del metaverso. Sin embargo, es pertinente señalar que dicha protección se logró en parte gracias a las circunstancias propias del caso, toda vez que Rothschild infringió los derechos de marca de Hermès con la comercialización de las Metabirkins a través de las diferentes plataformas e hizo claro que su propósito era emular el prestigio del bolso de la casa francesa.

No obstante, persiste el interrogante sobre qué ocurre cuando no se cuentan con estas condiciones, puesto que no hay una regulación clara sobre qué pasa cuando, por ejemplo, el infractor opera bajo el anonimato que otorga un avatar, cuando la plataforma es descentralizada y no tiene un operador que pueda retirar de su plataforma un activo que infringe los derechos de una marca reconocida, o cuando la infracción ocurre entre usuarios de distintos países sin qué sea claro cuál es la ley aplicable. En esos escenarios, los instrumentos que protegieron a Hermès podrían resultar insuficientes. 

• Bibliografía^[28]

Bibby, Gina. 2024. “The Second Circuit’s Metabirkin Dilemma: Constitutionally Protected Artistic Expression or Trademark Misappropriation?” IPWatchdog.Com | Patents & Intellectual Property Law. November 19, 2024. https://ipwatchdog.com/2024/11/18/second-circuits-metabirkin-dilemma-constitutionally-protected-artistic-expression-trademark-misappropriation/.

Carreño, Daniela. 2024. «INFRACCIÓN MARCARIA EN EL METAVERSO». Artículo académico para optar al título de Magíster en Derecho Internacional con énfasis en Derecho internacional de los Negocios, Universidad Externado de Colombia. https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/502a140d-ff6b-4a35-b899-de9ef307420a/content. 

Domínguez, Eva. «Marca en el metaverso: avances y cuestiones abiertas», en Revista La Propiedad Inmaterial n.° 36, Universidad Externado de Colombia, junio-diciembre 2023, pp. 149-175. DOI: https://doi.org/10.18601/16571959.n36.07.

Eshaghian, Michael. 2022. «Metabirkins NFT Creator Can’t Toss Hermès Trademark Suit — Mesh IP Law – Intellectual Property Attorney». Mesh IP Law – Intellectual Property Attorney. 17 de noviembre de 2022. https://www.meshiplaw.com/blog/Metabirkins-nft-creator-cant-throw-out-hermes-trademark-suit. 

Fernández, Yúbal. 2025. “Qué Es El Metaverso, Qué Posibilidades Ofrece Y Cuándo Será Real.” Xataka. May 8, 2025. https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real. 

GuiaLegal. 2023. “Qué Establece La Ley Lanham En Los Estados Unidos.” March 30, 2023. https://guialegal.com/blog/propiedad-intelectual/marcas-registradas/que-establece-la-ley-lanham-en-los-estados-unidos/. 

Harischechi, and Harischechi. 2025. “Luxury Brand Management: Keeping Exclusivity in a Competitive Market.” Glion. September 29, 2025. https://www.glion.edu/magazine/luxury-brand-management/. 

Johnson, Harper. 2024. “Case Review: Hermès International V. Rothschild – Center for Art Law.” Center for Art Law – At the Intersection of Visual Arts and the Law (blog). May 7, 2024. https://itsartlaw.org/case-review/case-review-hermes-v-rothschild/#post-64652-footnote-0. 

“La Protección De Las Marcas En El Metaverso Según La Oficina De Propiedad Intelectual De La Unión Europea (EUIPO).” VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A., Registro De Marcas En Colombia, Registro De Marcas, Propiedad Industrial, Derecho Corporativo, Inversión Extranjera, Abogados De Marcas, Abogados Registro De Marcas – Colombia,Ecuador. September 28, 2022. https://veraabogados.com/la-proteccion-las-marcas-metaverso-segun-la-oficina-propiedad-intelectual-la-union-europea-euipo/. 

Pimienta, María del Socorro, y Sandra Acosta. 2021. La Protección internacional de las marcas notoriamente conocidas. 1st ed. Universidad Externado de Colombia. https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/7eb598cc-4ba2-45ef-a124-ded68ba72e3f/content. 

Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), Justia Law. (28 de febrero de 1961). https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/287/492/317079/

Small, Zachary. 2023. “Hermès Wins MetaBirkins Lawsuit; Jurors Not Convinced NFTs Are Art.” The New York Times, February. https://www.nytimes.com/2023/02/08/arts/hermes-metabirkins-lawsuit-verdict.html. 

“Trademarks in the Metaverse. News & Events. Clark Hill PLC.” n.d. https://www.clarkhill.com/news-events/news/trademarks-in-the-metaverse/. 

United States District Court Southern District of New York. 2023. “Hermes International Et Al V. Rothschild, No. 1:2022cv00384 – Document 140 (S.D.N.Y. 2023).” JUSTIA. https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv00384/573363/140/.

U.S. District Court for the Southern District of New York – 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988). 1988. “Rogers V. Grimaldi, 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988).” JUSTIA. United States District Court, S.D. New York. https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/695/112/2345732/. 

Vigil, Almudena, and Almudena Vigil. 2022. “El Reto De Proteger Las Marcas Renombradas Más Allá Del Principio De Especialidad | Blog Propiedad Intelectual E Industrial – Garrigues.” Blog Propiedad Intelectual E Industrial – Garrigues. December 5, 2022. https://blogip.garrigues.com/marcas/el-reto-de-proteger-las-marcas-renombradas-mas-alla-del-principio-de-especialidad. 

Whiddington, Richard. 2023. “A U.S. Judge Permanently Banned Digital Artist Mason Rothschild From Selling His ‘MetaBirkin’ NFTs, Handing a Win to Hermès.” Artnet News, June 27, 2023. https://news.artnet.com/art-world/mason-rothschild-hermes-metabirkin-banned-in-us-2328232.

World Intellectual Property Organization. n.d. “Clasificación De Niza.” Classification-nice. https://www.wipo.int/es/web/classification-nice. 

World Intellectual Property Organization. n.d. “¿Cómo Se Protegen Las Marcas?” Trademarks. https://www.wipo.int/es/web/trademarks/protection. 

World Intellectual Property Organization. n.d. “Marcas”. Trademarks https://www.wipo.int/es/web/trademarks/

---

^[1] Monitora del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados y estudiante de cuarto año de derecho de la Universidad Externado de Colombia. 

^[2] Eva M. Domínguez Pérez, «Marca en el metaverso: avances y cuestiones abiertas,» Revista La Propiedad Inmaterial, n.° 36 (noviembre de 2023): 149–175, https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/9040/15427. 

^[3] «El reto de proteger las marcas renombradas más allá del principio de especialidad,» Blog IP Garrigues, 5 de diciembre de 2022, https://blogip.garrigues.com/marcas/el-reto-de-proteger-las-marcas-renombradas-mas-alla-del-principio-de-especialidad. 

^[4] «Luxury Brand Management: Keeping Exclusivity in a Competitive Market,» Glion Magazine, https://www.glion.edu/magazine/luxury-brand-management/. 

^[5] Harper Johnson, «Case Review: Hermès International v. Rothschild,» Center for Art Law, 7 de mayo de 2024, https://itsartlaw.org/case-review/case-review-hermes-v-rothschild/#post-64652-footnote-0. 

^[6] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «Marcas,» https://www.wipo.int/es/web/trademarks/. 

^[7] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «Protección de marcas,» https://www.wipo.int/es/web/trademarks/protection. 

^[8] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «Clasificación de Niza,» https://www.wipo.int/es/web/classification-nice.

^[9] María del Socorro Pimienta Corbacho y Sandra Milena Acosta López, «La protección internacional de las marcas notoriamente conocidas», (Tesis de pregrado, Universidad Externado de Colombia, 2023), https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/7eb598cc-4ba2-45ef-a124-ded68ba72e3f/content

^[10] Natalie A. Remien, «Trademarks in the Metaverse,» Clark Hill PLC, 29 de agosto de 2022,  https://www.clarkhill.com/news-events/news/trademarks-in-the-metaverse/

^[11] Vera Abogados, «La protección de las marcas en el metaverso según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),»  https://veraabogados.com/la-proteccion-las-marcas-metaverso-segun-la-oficina-propiedad-intelectual-la-union-europea-euipo/.

^[12] Qué es el Metaverso, qué posibilidades ofrece y cuándo será real,» Xataka, https://www.xataka.com/basics/que-metaverso-que-posibilidades-ofrece-cuando-sera-real.

^[13] «Qué establece la Ley Lanham en los Estados Unidos,» GuíaLegal, 30 de marzo de 2023, https://guialegal.com/blog/propiedad-intelectual/marcas-registradas/que-establece-la-ley-lanham-en-los-estados-unidos/. 

^[14] Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

^[15] Ibíd.

^[16] Sahrawat, Indira. 2023. «Unpacking the Metabirkins Case: Reaffirming the Application of Rogers V. Grimaldi». 29 de marzo de 2023. Accedido 17 de junio de 2026. https://jipel.law.nyu.edu/unpacking-the-Metabirkins-case-reaffirming-the-application-of-rogers-v-grimaldi/. 

^[17] Polaroid Corp. vs. Polarad Electronics, 1961.  

^[18] Zachary Small, «Hermès Wins Suit Against Creator of Metabirkins NFTs,» The New York Times, 8 de febrero de 2023, https://www.nytimes.com/2023/02/08/arts/hermes-Metabirkins-lawsuit-verdict.html. 

^[19] Johnson, «Case Review: Hermès International v. Rothschild.»

^[20] Daniela, Carreño. 2024. «INFRACCIÓN MARCARIA EN EL METAVERSO». Artículo académico para optar al título de Magíster en Derecho Internacional con énfasis en Derecho internacional de los Negocios, Universidad Externado de Colombia. https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/502a140d-ff6b-4a35-b899-de9ef307420a/content . Pág. 58.

^[21] Hermès International, S.A. v. Rothschild, No. 22-cv-384 (S.D.N.Y. 2023), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2022cv00384/573363/140/. 

^[22] Hermès International, S.A. v. Rothschild, No. 22-cv-384.

^[23] Michael, Eshaghian. 2022. «Metabirkins NFT Creator Can’t Toss Hermès Trademark Suit — Mesh IP Law – Intellectual Property Attorney». Mesh IP Law – Intellectual Property Attorney. 17 de noviembre de 2022. https://www.meshiplaw.com/blog/Metabirkins-nft-creator-cant-throw-out-hermes-trademark-suit.

^[24] Ibíd. Traducción propia. 

^[25] Ibíd. 

^[26] Richard Whiddington, «A U.S. Judge Permanently Banned Digital Artist Mason Rothschild From Selling His ‘MetaBirkin’ NFTs, Handing a Win to Hermès,» Artnet News, 27 de junio de 2023, https://news.artnet.com/art-world/mason-rothschild-hermes-metabirkin-banned-in-us-2328232

^[27] «The Second Circuit’s Metabirkin Dilemma: Constitutionally Protected Artistic Expression or Trademark Misappropriation?» IPWatchdog, 18 de noviembre de 2024, https://ipwatchdog.com/2024/11/18/second-circuits-metabirkin-dilemma-constitutionally-protected-artistic-expression-trademark-misappropriation/

^[28] Aclaración sobre el uso de inteligencia artificial: Se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial Claude IA para realizar la citación a pie de página y corregir la bibliografía con base en el estilo de citación Chicago.