WOM, EL CONFLICTO ENTRE DOS EMPRESAS CON UN MISMO NOMBRE: PROPIEDAD INDUSTRIAL

Por: Yohan Eduardo Villalba Babativa*

Las Sociedades en disputa: WOM CHILE VS. WOM COLOMBIA

Aunque iniciaron siendo una misma empresa, ahora son dos compañías totalmente diferentes: WOM Chile (Word of Mouth) empresa de Telecomunicaciones chilena que nació en 2015 haciendo parte de Novator Partners, por otro lado, WOM Colombia que llegó al país en 2021 ejerciendo su operación bajo la propiedad de la misma firma británica Novator Partners. En 2025 se realizó un cambio de control societario en ambas empresas quedando así: i) WOM Chile(Desde ahora WOM) bajo control de un grupo de acreedores, compuesto por Amundi, BlackRock, Man GLG y Moneda, después de un proceso de reestructuración de deudas  y ii) WOM Colombia (Desde ahora PTC por las siglas de sus propietarios), fruto de una adquisición, queda bajo el control de Sur Holdings, un consorcio de inversores de Estados Unidos y el Reino Unido, con lo que dio paso a la creación de Partners Telecom Colombia S.A.S. ^[1]

Para el año 2015, WOM radicó la solicitud de registro de la marca ante la SIC obteniendo la concesión de esta el 03 de febrero 2017 mediante certificado de registro No. 547247, adquiriendo con ello el uso exclusivo de la marca comercial mixta “WOM” hasta el 03 de febrero de 2027.

Fruto del proceso de cambio de control societario y de un contrato de licencia que habilitaba a PTC para operar bajo el nombre de WOM y hacer uso de sus signos distintivos surge la disputa, ya que dicho contrato expiró el 21 de julio de 2025 dejando a PTC sin licencia para tales fines. 

A pesar de la expiración del contrato, la empresa PTC siguió usando la imagen y nombre de WOM, razón por la cual la empresa WOM decidió interponer acciones contra PTC ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción marcaria, así como adelantar otras actuaciones procesales, como procesos ejecutivos.

1. Auto 7289 y las medidas cautelares impuestas a PTC

La Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de asuntos jurisdiccionales, mediante Auto No. 7289 de 28 de enero de 2026, ordenó a PTC lo siguiente: i) Retiro de Publicidad: eliminando material y referencias promocionales incluyendo establecimientos físicos y medios impresos. ii) Cesar el uso del nombre: Suspender inmediata y definitivamente el uso de signos distintivos de WOM. iii) Entrega de Material: PTC debe realizar entrega de materiales ante la autoridad judicial, que contengan la marca WOM, de lo contrario deberá proceder a su destrucción. iv) Obligación de informar al público que PTC no está autorizado a usar la marca desde la terminación del contrato.

Estas medidas cautelares, evidentemente impiden el uso de la marca por parte de PTC y así mismo han generado un gran debate sobre el futuro de WOM Colombia.

II. Protección legal de la propiedad industrial.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina establece los derechos y limitaciones conferidos por el registro de la marca, disponiendo que este otorga a su titular el derecho exclusivo de uso con una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión que podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, y otorga también el derecho de impedir a terceros el uso de signos idénticos o semejantes cuando exista riesgo de confusión. Además, establece que el titular puede autorizar a terceros el uso de la marca, sin que ello implique transferencia de propiedad, siendo así como operó durante un tiempo PTC hasta el vencimiento del contrato de licencia. A pesar de ello, PTC continuó utilizando los signos distintivos de WOM tras la expiración contractual, dicho uso podría enmarcarse en una infracción marcaria por explotación no autorizada del signo, al afectar el derecho exclusivo de su titular.

Por otra parte, la Ley 256 de 1996 desarrolla el régimen de competencia desleal en Colombia y resulta aplicable cuando el uso indebido de una marca afecta la dinámica del mercado. La ley considera desleal “todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. Las acciones de PTC podrían estar encuadradas dentro de algunas de las hipótesis que la ley contempla como desleales, tales son:  A) Actos de confusión, cuando se genera en el consumidor la falsa creencia de que se trata del mismo origen empresarial o de que existe vínculo entre las empresas. B) Explotación de la reputación ajena, cuando se aprovecha el prestigio o posicionamiento de otro empresario. C) Actos de engaño, si se induce a error respecto de la legitimidad en el uso del signo. Al PTC continuar operando bajo la marca WOM sin autorización vigente, podría entenderse que mantiene en el mercado una apariencia de continuidad empresarial que ya no corresponde a la realidad jurídica, afectando la transparencia competitiva.

El Código de Comercio de Colombia establece la marca como un activo empresarial que forma parte de los elementos del establecimiento de comercio. Lo anterior, implica que la marca no es un simple signo identificador, sino un activo intangible con valor patrimonial, cuya explotación requiere título legítimo. 

Además, el Código de Comercio establece expresamente que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe^[2]; Respecto a este principio de buena fe, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que dicho principio debe estar presente en todo el iter contractual, incluyendo con ello la etapa post-contractual.

Señaló la Corte:

“…importa subrayar que el instituto de la buena fe, en lo que atañe al campo negocial, incluido el seguro, es plurifásico, como quiera que se proyecta a lo largo de las diferentes fases que, articuladas, conforman el plexo contractual-en un sentido amplio-: la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase formativa o genética), la relativa a su celebración (fase de concreción o de perfeccionamiento) y la referente a su desenvolvimiento, una vez perfeccionado (fase ejecutiva; de consumación o post-contratual)… (Subrayado fuera del texto).”

“… se advierte que la buena fe no es un principio de efímera y menos de irrelevante figuración en la escena juridica, por cuanto está presente, in extenso, amén que con caracterizada intensidad, durante las etapas en comento, tanto más si la relación objeto de referencia es de las tildadas de ‘duración’…^[3] ” 

La buena fe no es tema menor en nuestro ordenamiento jurídico, no solo por las razones anteriormente expuestas, sino derivado del reconocimiento constitucional de dicho principio y de las reglas de integración e interpretación de los contratos, mecanismos que obligan a desarrollarlo. En materia post-contractual es importante resaltar la opinión de la profesora Martha Neme, quien subraya lo siguiente: 

“no debe perderse de vista la trascendental importancia que adquiere la observancia del principio de buena fe incluso una vez finalizado el contrato, como quiera que la extinción de los derechos y las obligaciones emanadas del contrato no implica que las partes puedan dejar de cumplir los deberes inherentes al principio de buena fe, en todo aquello que guarde relación con la conservación de los efectos del contrato.”^[4]

Así, la continuación del uso marcario después de expirado el contrato de licencia podría interpretarse como una actuación fuera de la convención que lo habilitaba y contraria a la buena fe objetiva, al desconocer el límite temporal pactado y abusar del derecho que lo habilitaba a usar la marca de la empresa WOM.

Conclusiones

Del presente caso podemos resaltar la relevancia de las marcas en el comercio al ser activos de gran importancia para una empresa, que no solo permiten distinguir productos o servicios en el mercado, sino que, además, son bienes intangibles fundamentales en una empresa que le permiten atraer clientes, posicionarse en el mercado y generar confianza en sus consumidores, siendo este último punto un factor determinante para la empresa al estar en juego su reputación y su permanencia en el mercado. Es por lo anterior, que se hace indispensable la protección de la marca buscando evitar generar incertidumbre en el mercado y proteger la empresa del uso indebido de su marca, en suma, el conferir la potestad temporal del uso de la marca por parte de su propietario no permite que pueda seguir utilizándose por inercia o por reconocimiento en el mercado. Por el contrario, es un derecho de propiedad industrial protegido jurídicamente cuyo uso depende estrictamente de la titularidad o de una licencia válida y vigente. Una vez extinguido el contrato de licencia, cesa automáticamente la autorización para su explotación, sin que exista margen para interpretaciones extensivas.

Asimismo, resulta claro que WOM y PTC son dos empresas totalmente diferentes en la actualidad, como resultado de cambios en su estructura societaria que llevaron a su escisión. El hecho de que en el pasado hayan compartido estructura empresarial no significa que, por el cambio de control y la expiración del contrato, subsista un derecho implícito para continuar operando bajo la misma identidad marcaria.

De igual forma, si PTC continuó utilizando la marca WOM con posterioridad al 21 de julio de 2025, dicho comportamiento podría enmarcarse no solo en una infracción marcaria conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino también en actos de competencia desleal conforme a la Ley 256 de 1996, particularmente por la posible generación de confusión en el consumidor y el eventual aprovechamiento de la reputación ajena. Esto, evidentemente, afecta la transparencia del mercado y la buena fe comercial que debe regir las relaciones empresariales.

Referencias:

* Estudiante de Cuarto año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y Monitor del Departamento de la Empresa y los mercados

• https://agoramercatorum.uexternado.edu.co/las-sociedades-extranjeras-y-las-sucursales-de-sociedades-extranjeras-bajo-la-legislacion-colombiana/
• Colombia. (1971). Código de comercio: decreto 410 de 1971.
• Colombia. (1996), Ley 256 de 1996
• Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000.
• Certificado de Registro No. 547247 (SIC).
• Resolución No. 3433 del 3 de Febrero de 2017
• Decreto Extraordinario 410 del 27 de marzo de 1971.
• Neme Villarreal, M.  (2006).  El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano. Revista de Derecho Privado. 79-126. (Núm. 11, Año 2006: Julio-diciembre). Departamento de Derecho Civil. 

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^[1] https://www.infobae.com/colombia/2026/02/10/wom-colombia-tendra-que-dejar-de-llamarse-asi-por-nueva-derrota-en-litigio-que-tiene-con-empresa-chilena/

^[2] ARTÍCULO 871. PRINCIPIO DE BUENA FE. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.

^[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001, exp. 6146, M. P.: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO.

^[4] Neme Villarreal, M.  (2006).  El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano. .  Revista de Derecho Privado,   p. 79-126.  (Núm. 11                  , Año 2006             : Julio-Diciembre). Departamento de Derecho Civil. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/10523